Что такое лицензионное вознаграждение
Что такое лицензионное вознаграждение
ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Лицензионный договор: как продать свою программу
Вы разработали программу и нашли заказчика, который готов её купить. Чтобы оформить сделку, заключите лицензионный договор. В статье мы расскажем, как это сделать и на какие нюансы обратить внимание.
Сначала разберёмся, кто есть кто с точки зрения закона. Программа — это результат вашей интеллектуальной деятельности, а вы — правообладатель или лицензиар. Закон защищает ваше право на программу точно так же, как права авторов книг. Это значит, что никто не может использовать её без вашего разрешения.
Когда вы продаёте программу, вы передаёте права на неё заказчику или лицензиату. В договоре вы определяете объём прав — то, какими способами он может использовать программу.
Также вы решаете, сможете ли после оформления договора продавать программу другим клиентам или нет. Существует два вида лицензии:
Форма и условия лицензионного договора
Лицензионный договор оформляется в письменной форме. Обычно это отдельный документ с вашими договорённостями, реквизитами и подписями. Договором в письменной форме считается даже обычная переписка по электронной почте, если вы согласовали в ней все условия. Но всё же лучше оформить договор традиционным способом — в виде отдельного документа. Если возникнет спор, не придётся доказывать, что договор существует.
Помните, что этот шаблон — лишь образец, условия которого вы переделываете под себя. Особое внимание уделите описанию программы и способам её использования. Для каждого они будут индивидуальны.
Договор содержит существенные условия — то, о чём обязательно нужно договориться с клиентом. Если не сделать этого, он считается незаключённым. Это значит, что в спорах с клиентом суд не станет учитывать условия договора, как будто его нет.
В лицензионном договоре всего три существенных условия:
Подробно разберёмся с каждым из них.
Новым ИП — год Эльбы в подарок
Год онлайн-бухгалтерии на тарифе Премиум для ИП младше 3 месяцев
Предмет договора
Это описание того, что вы продаёте. Укажите название программы, её характеристики и язык программирования. Если вы передаёте программу на физическом носителе — например, флешке или диске — напишите об этом. Чем больше подробностей, тем лучше. Когда предмет недостаточно хорошо описан, в суде могут решить, что договора не было.
Вот как описывается предмет в лицензионном договоре Эльбы
Контур.Эльба — результат интеллектуальной деятельности — программа для ЭВМ «Контур.Эльба» — система подготовки, хранения и передачи бухгалтерской и налоговой отчётности для юридических и физических лиц.
Предметом настоящего лицензионного договора является передача лицензиаром неисключительных прав использования результата интеллектуальной деятельности — программы для ЭВМ «Контур.Эльба» лицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии путём открытия доступа к серверу лицензиара.
Способы использования
Договоритесь, как заказчик будет использовать программу. Вот варианты, которые предлагает Гражданский кодекс, но не обязательно ограничиваться только ими:
Пример из лицензионного договора Эльбы
Лицензиат может использовать Контур.Эльбу следующими способами:
Нельзя использовать программу способами, которые не указаны в договоре. Исключение: те действия, которые нужны для нормальной работы программы. На это не требуется вашего разрешения. Это установлено ст. 1280 ГК.
Укажите, сможет ли лицензиат заключать сублицензионные договоры — то есть передавать права на программу другим людям. Такое условие включают, если лицензиат будет распространять вашу программу, а вы — получать проценты от каждой его сделки. По сублицензионному договору лицензиат сможет передавать только те права, которые указаны в лицензионном договоре, и только в пределах срока его действия.
Размер вознаграждения
Договоритесь о конкретной сумме или опишите порядок её расчёта. Вознаграждение может зависеть от доходов заказчика от вашей программы. В этом случае лучше предусмотреть минимальную фиксированную сумму, которую вы получите в любом случае, даже если продаж не будет. Варианты формулировок:
Определите сроки выплаты лицензионного вознаграждения
Срок договора
Если вы не определите срок, договор всё равно будет заключён — на 5 лет.
Госрегистрация договора
Не нужна, если вы не регистрировали право на программу. Это можно было сделать по желанию.
Если вы передаёте исключительное право на зарегистрированную программу, подайте в Роспатент заявление о госрегистрации перехода права.
Доступ к программе по оферте на сайте
Если вы предоставляете доступ к программе любому желающему, каждый раз заключать договор неудобно. В этом случае вы можете разместить его на сайте. Это будет офертой — предложением заключить договор на указанных условиях. Существенные условия те же, что и в обычном лицензионном договоре.
Договор начинает действовать, если клиент соглашается с его условиями, — это называется акцептом. В договоре вы указываете способы акцепта: чаще всего это оплата программы или регистрация в сервисе.
Например, доступ к Эльбе предоставляется по оферте, условия которой любой может прочитать на нашем сайте. Акцептом считается оплата тарифа или регистрация в сервисе — в зависимости от того, что было раньше. С этого момента считается, что условия договора приняты пользователем и договор заключён.
Настоящий лицензионный договор признаётся заключённым с момента его акцепта лицензиатом. Под акцептом в целях настоящего договора понимается факт оплаты вознаграждения по настоящему лицензионному договору либо факт регистрации пользователя на сервере лицензиара, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
Вот примеры нескольких сервисов, которые работают по оферте:
Разработка программы по заказу
А теперь представим другую ситуацию: заказчик просит разработать для него программу. Такая сделка оформляется договором подряда или авторского заказа.
Если вы ИП
Вам подойдёт договор авторского заказа. Он отличается от лицензионного тем, что в момент его оформления программы ещё не существует. Поэтому подробно опишите требования к ней — это поможет избежать недопонимания с заказчиком.
Существенным условием договора является срок. Определите, когда вы должны передать заказчику готовую программу. Обязательно укажите в договоре, какое право вы передадите заказчику: исключительное или только право пользоваться программой. Скорее всего, клиент захочет получить исключительные права. В таком случае, вы не сможете продавать эту программу другим людям и использовать её в коммерческих целях.
Если у вас ООО
Оформите договор подряда. В этой ситуации автор программы не является стороной в сделке. По договору исключительное право на программу автоматически получает заказчик, если договор не содержит других условий. А у разработчика остаётся право использовать программу в личных некоммерческих целях.
Полезно запомнить
Статья актуальна на 03.05.2017
Получайте новости и обновления Эльбы
Подписываясь на рассылку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и получение информационных сообщений от компании СКБ Контур
Возмездность лицензионных договоров
Вопрос возможности получения лицензионных платежей и его размер является одним из самых животрепещущим вопросом для сторон при заключении лицензионного договора.
Условие о размере вознаграждения и порядке его определения является одним из существенных условий для возмездного договора.
П. 5. Ст. 1235 ГК РФ определяет, что:
По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки), либо в иной форме.
По общему правилу лицензионный договор предполагается возмездным. Поэтому лицензионный договор, в котором прямо не оговорена его безвозмездность, и в то же время не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, считается незаключенным.
Тем не менее, в п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 дает разъяснения вопроса, когда стороны договора не учли в договоре четкий порядок определения лицензионных платежей, тем не менее Лицензиат оплачивал данные платежи полностью, или частично, а Лицензиар их принимал, либо подтверждал данные действия.
По смыслу пункта 5 статьи 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с пунктом 4 статьи 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
В связи с этим Лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования Лицензиатом соответствующего результата или средства.
Если сторонами согласована плата за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки), при неиспользовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации Лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере. При этом Лицензиар не лишен права потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, и расторгнуть договор.
В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор. Размер убытков может быть определен, в частности, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование этого или аналогичного результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
Зачастую у наших клиентов при заключении лицензионных договоров возникают вопросы о размере и периодичности платежей.
Поскольку конкретные ставки и показатели отнесены к перечню вопросов для налоговых консультантов, специалисты нашей компании в своей деятельности стараются избегать конкретных рекомендаций по расчету, поэтому в данной статье я также постараюсь осветить лишь теоретические аспекты данного вопроса.
Так, при заключении как лицензионного договора, так и договора коммерческой концессии применяются понятия рояли и паушального платежа.
При выборе периодичности платежей порядок оплаты утверждается на усмотрение сторон. При определении графика и размера платежей применяется во внимание:
Данные оплаты взимаются за определенные расчетные периоды, по договоренности сторон договора: ежемесячно, ежегодно, ежеквартально.
Чтобы определить размер роялти, нужно согласовать способ установления ставки. Ее можно установить в фиксированном размере, или в процентах от дохода Лицензиата или других финансовых показателей его деятельности.
Если стороны согласовали плату в твердой сумме, и дополнительно согласовали вознаграждение в форме процентных отчислений от дохода, а РИД не использовался, Лицензиат уплатит только сумму в твердом размере. Тогда Лицензиар может потребовать возместить убытки и расторгнуть договор.
Размер роялти исчисляется всегда с дохода Лицензиата от деятельности с использованием РИД. Доходы от данной деятельности всегда легко проверить на основании бухгалтерских отчетов, что предупреждает споры о размере роялти.
Если размер роялти определен в процентном отношении, то это позволит обеспечить Лицензиару более высокий доход при успешном развитии бизнеса Лицензиата.
Если стороны договора намерены определить размер роялти в процентном отношении, то в некоторых случаях, когда трудно прийти к согласию, можно порекомендовать обратиться к профессиональному оценщику.
Оценщик рассчитает оптимальную ставку, используя различные оценочные методы, например, рыночный анализ или расчет показателей деятельности Лицензиата.
Оценщик должен учесть стандартные отраслевые ставки роялти при расчете. Это важно, потому что их используют в расчетах эксперты, к которым обращаются налоговые органы, когда считают, что лицензионные платежи исчислены необоснованно и занижены подлежащие уплате налоги.
Стандартные ставки нормативно не установлены, определяются по различным отраслям экспертами на основе практики и содержатся в статистических справочниках, которыми пользуются оценщики. Найти достоверную информацию о них в открытых источниках сложно. Обращение к оценщику поможет снизить риски доначисления налогов.
В некоторых случаях ставка роялти рассчитывается в фиксированном размере, хотя чаще постоянная константа более характерна для паушального платежа.
При данном расчете Лицензиар не может рассчитывать на увеличение доходов, если бизнес будет стремительно развиваться, только если размер роялти будет изменен по соглашению сторон, однако, в данной ситуации Лицензиат освобожден от необходимости постоянного контроля бухгалтерских отчетов Лицензиата.
Так или иначе, порядок расчета вознаграждения по возмездному договору в независимости от того, предполагается ли оно в виде периодических или разовых платежей, в виде фиксированной суммы или процентных отчислений, должен быть согласован сторонами и зафиксирован в договоре.
Энциклопедия решений. Вознаграждение по лицензионному договору
Вознаграждение по лицензионному договору
Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное лицензионным договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ (оплата по цене, взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги), не применяются, поскольку результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации создаются творческим трудом и являются неповторимыми.
Таким образом, лицензионный договор, как правило, является возмездным. Безвозмездным он признается только в следующих случаях:
— договором прямо предусмотрено условие о его безвозмездности;
— безвозмездный характер лицензионного договора определен законом (как общее правило, исключение из которого, предполагающее выплату лицензиару вознаграждения, может быть предусмотрено договором); это касается лицензионных договоров на право использования произведений науки, литературы или искусства, которые заключаются в упрощенном порядке (на условиях открытой лицензии) (п. 5 ст. 1286, ст. 1286.1 ГК РФ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ, вступившего в силу с 01.10.2014).
Если законом не предусмотрено, что соответствующий лицензионный договор является безвозмездным, и при этом лицензионный договор не содержит прямого указания о его безвозмездности и не предусматривает условия о размере вознаграждения лицензиара или порядке его определения, такой договор признается незаключенным.
Определяя размер вознаграждения лицензиара, следует иметь в виду, что по общему правилу исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления (п. 1 ст. 424 ГК РФ).
Поскольку в ст. 1235 ГК РФ не содержится правил, ограничивающих стороны в определении размера и порядка выплаты вознаграждения обладателю исключительного права в случае заключения лицензионного договора, его стороны должны самостоятельно согласовать это условие.
При этом вознаграждение может выплачиваться в любой форме, предусмотренной договором, например, в виде:
1) единовременного (разового) фиксированного платежа (на практике обычно именуемого паушальным платежом);
2) периодического фиксированного платежа или периодических отчислений в процентах от дохода или выручки лицензиата (роялти) и т.д. (п. 5 ст. 1235 ГК РФ).
В отдельных случаях закон предписывает руководствоваться определенными нормами при согласовании условия лицензионного договора о вознаграждении.
Так, устанавливая размер вознаграждения в лицензионном договоре о предоставлении права использования произведения (ст. 1286 ГК РФ), следует иметь в виду, что в силу п. 6 ст. 1246 ГК РФ Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки, порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения за отдельные виды использования произведений, исполнений и фонограмм в случаях, когда их использование осуществляется с согласия правообладателей с выплатой им вознаграждения. В настоящее время продолжают действовать постановления Правительства РФ от 21.03.1994 N 218 «О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства» и от 17.05.1996 N 614 «О ставках вознаграждения исполнителям за некоторые виды использования исполнения (постановки)».
Статья 1235. Лицензионный договор
Статья 1235. Лицензионный договор
ГАРАНТ:
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ пункт 2 статьи 1235 настоящего Кодекса изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 октября 2014 г.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в пункт 5 статьи 1235 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ статья 1235 настоящего Кодекса дополнена пунктом 5.1, вступающим в силу с 1 октября 2014 г.
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
Информация об изменениях:
Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ в подпункт 1 пункта 6 статьи 1235 настоящего Кодекса внесены изменения, вступающие в силу с 1 октября 2014 г.
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.